先に使っていればいいのか？ 「ウォーキングビーム事件」
Sakuo先使用
特許法で「先使用」という制度があります。
ある発明が特許になった。しかしその発明の出願日より前に、ウチでは同じ製品などを製造していた、販売していた、といったことが証明されれば、その者（先使用権者）は使い続けることができる、という制度です。
もちろん、出願の日より前に公然と製造していた、販売していたといった事実が刊行物などで証明されれば、無効審判で無効にすることができます。
しかし工場内での作業など、「公然と」とは言えない場合に、無効にはできない場合があります。
その際に、無効にはならない、特許権は生きている、しかし先使用者に「法定通常実施権」をいうものを与えよう、そして製造、販売を認めよう、としたこの制度に意味が生まれてくるのです。
もしその人が特許出願をしていれば特許が取れたかもしれない、しかし忙しかったり、特許になることを知らなかった、とすれば、後から誰かが出願したために、一切、製造も販売もできないのは不公平ではないか、という趣旨から生まれた制度です。
しかし日本は「先発明主義」ではなく、先に出願した者に特許権を与える「先出願主義」が原則です。
だからこの先使用を広く認めてしまうと、発明はできるだけ隠しておいて、いざ誰かが特許を取ったら、その時になって「私は先使用権者です！」と叫べばいいことになります。それでは、公開されてしまう不利を承知で先に出願した人に対して不公平です。そこで先使用は認めつつ、しかしその条件を厳しくしています。
「実施をしている者」とは？
その厳しい条件のひとつが、他人による特許出願の際に、その「発明の実施である事業をしていた者」、または「事業の準備をしていた者」に限る、という規定です。
たとえば特殊な構造の作業靴の発明が特許になったとします。
先使用権者は、その特殊な構造の靴を製造のための装置、あるいは部品をメーカーから購入して実際に靴を製造していた、というケースが、「発明の実施である事業をしていた者」にあたります。
その状況ならあまり問題にならずに先使用権が認められるでしょう。
しかし今回は、まだ加熱炉の実物は作っていなかったのです。
そこで、「事業の準備」とはどの範囲まで認めるのか？の攻防になりました。
事件の背景
[受注前だった]
加熱炉メーカーのA社は、お客さんの引き合いに応じて、昭和41年に特殊な、ウォーキングビーム式加熱炉の見積書と設計図を提出しました。
その案件は受注はできなかったけれど、その後も複数の会社に設計図を提出しました。受注していれば製造していたはずですから、ここまでは図面だけの状態です。
その後、昭和45年になってやっと受注ができて、お客さんに加熱炉を納入できました。
[特許をとられてしまった]
ところが無関係のミッドランド ロス コーポレーション（以下「ミッドランド」）が、A社の最初の作図（41年）と、実物の納入（45年）の間である昭和43年8月に、ほぼ同じ構造のウォーキングビーム式加熱炉の特許出願をして55年に特許（第999,931号）になってしまったのです。
下図がミッドランドの公報です。 （当時は「特許出願公告」の公報が発行され、異議申し立て期間が終わってその後に特許になったとしても、新たに公報は発行されませんでした）
このままではA社の装置の製造、納入行為はミッドランドの特許権侵害になってしまいます。
そこでA社は、自分の方が先に図面までを作っていた、それなのにミッドランドの特許によって製造を差止められるのは不公平だ、と考え、先使用権を持っていることを確認する訴訟を提起しました。
結果は・・・・・地裁、高裁とも先に図面を作成していたA社の主張を認めました。
その判決に不満のミッドランドは最高裁で争いました。
最高裁の判断
最高裁ではまずA社の加熱炉の発明は、出願はしていないが設計図を見れば完成していた、と認め、その上で次のようにいいました。
まず「実施の準備」とは、以下のように定義しました。
- その発明についていまだ事業の段階には至っていないが、
- 「即時実施の意図」を有していること、かつ、
- その即時実施の意図が「客観的に認識される態様、程度において表明されていること」が必要。
この定義を今回の事件に当てはめると、
- 受注すれば加熱炉を製造する予定で、それに備えて部品などを下請け会社に見積もり依頼をしていた。（納入する加熱炉の価格の決定のために事前に部品の価格を知っておくのは当然ですね。）
- この加熱炉は受注から納品まで相当の期間を要し、量産品ではなく受注生産品だから、あらかじめ部品を買い揃えておくものではない。
- だから、受注前には見積もりの依頼だけでまだ組立用の部品を購入していなかったとしても「即時実施の意図」があったと理解できる。
- そして引き合いがあった時点でA社は設計図を提出したのだから、その行為によって、即時実施の意図が「客観的に認識できる態様、程度において表現されていた」と認めてよい。
- よって一審、二審の判断は正当である。
今後の参考には？
このケースでは最初の仕様書の提出が昭和41年、ミッドランドの特許の成立が55年で、その後の争いです。
だから最初に部品などの見積もり依頼を下請けに出してから15年程度は経過しているわけです。担当者も変わっているでしょう。
そんな状況でも、A社は膨大な書類の中から、当時の部品メーカーからの見積書をちゃんと提出できた、だからA社は勝てたのです。 特許の争いには整理や保管が大切ですね。